【案件重點】

專利侵權案件中，如果涉案專利權被宣告部分無效，導致專利權人主張的權利要求發生變更的，專利權人可以在一審判決作出前變更主張的權利要求。

【案件信息】

裁判文書

文書名稱：最高人民法院（2019）最高法知民終161號二審民事裁定
案件類型：侵害發明專利權糾紛
作出日期：2019年8月6日

典型來源：《最高人民法院知識產權案件年度報告（2019）》60大典型案件

當事人

上訴人（原審原告）：沈陽飛行船數碼噴印設備有限公司
被上訴人（原審被告）：青島瀚澤電氣有限公司

【基本案情】

沈陽飛行船數碼噴印設備有限公司（簡稱飛行船公司）是專利號為ＺＬ20141010××××.7、名稱為“一種同步單雙面數碼噴繪機及其繞布方法”的發明專利（簡稱涉案專利）的專利權人。飛行船公司認為青島瀚澤電氣有限公司（簡稱瀚澤公司）實施了侵犯涉案專利權的行為，要求其承擔相應的民事責任。

一審訴訟期間，國家知識產權局作出第16225號無效宣告請求審查決定（簡稱第16225號決定），宣告涉案專利權部分無效，在飛行船公司2019年1月9日提交的權利要求1-9的基礎上繼續維持有效。其中，被維持有效的權利要求1是飛行船公司將原權利要求2中的技術特征“所述兩主動輥為第一主動輥（5）及第二主動輥（20）”和原權利要求6中的技術特征“所述畫布（24）的正反兩面依次與第一、二主動輥（5、20）相接觸，所述第一、二主動輥（5、20）分別由兩個獨立的驅動裝置驅動同步逆向旋轉”加入到原權利要求1之后修改而成。

【裁判內容】

一審法院經審理認為：在涉案專利無效宣告前，飛行船公司在庭審辯論終結前當庭明確，以修改前的原權利要求1作為其所主張的保護范圍。而第16225號決定作出后，涉案專利權利要求1的內容已發生變更，飛行船公司提起本案訴訟的權利基礎喪失，應予駁回。據此，一審法院裁定：駁回飛行船公司的起訴。

飛行船公司不服一審裁定，提起上訴。

二審法院經審理認為：飛行船公司在無效宣告程序中通過主動修改的方式對原權利要求1進行了修改。修改后的權利要求1補入了技術特征，形成了不同的技術方案，具有不同的保護范圍，從而替代了修改前的原權利要求1的保護范圍，而且其他從屬權利要求也相應進行了修改。該修改后的權利要求被審查決定維持有效，形成了新的權利要求。在涉案專利權被宣告部分無效之后，只要一審法院尚未作出判決，就應當依法向飛行船公司釋明，由飛行船公司在維持有效的權利要求范圍內明確其主張保護范圍的權利要求。但是，一審法院并未給予飛行船公司重新明確權利要求的程序性權利，未經釋明直接裁定駁回了飛行船公司的起訴，屬適用法律錯誤。據此，二審法院裁定：撤銷一審裁定，指令一審法院審理。

【解讀與建議】

侵犯專利權糾紛案件中，為使權利人喪失訴訟的基礎，被控侵權人通常會向國務院專利行政部門申請宣告涉案專利權無效。當涉案專利權被宣告部分無效時，雖然權利人主張的權利要求可能因主動修改或宣告無效發生了變更，但仍可能存在其他可供主張的權利要求。此時，就會涉及權利人能否變更主張的權利要求的問題。

一、應當允許權利人變更主張的權利要求

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（簡稱《專利應用法律司法解釋（二）》）第二條第一款規定，權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴。該條款的主要目的在于解決現行專利民行二元分離的訴訟架構下，因法院無權在專利侵權糾紛案件中對專利權有效性進行審查，導致的專利侵權糾紛案件審理周期過長的問題。但駁回起訴的裁判結果將對權利人的利益產生重大影響，故在適用該條款時應當慎重。當權利人還有其他可供主張的權利要求時，不能僅因為權利人主張的權利要求發生變更，就徑行裁定駁回權利人的起訴。

權利人主張的權利要求是確定專利權保護范圍的基礎，權利人對此應當予以明確?！秾＠麘梅伤痉ń忉專ǘ返谝粭l規定，權利要求書有兩項以上權利要求的，權利人應當在起訴狀中載明據以起訴被訴侵權人侵犯其專利權的權利要求。起訴狀對此未記載或者記載不明的，人民法院應當要求權利人明確。經釋明，權利人仍不予明確的，人民法院可以裁定駁回起訴。根據該條款的內容可知，即便利權利人因主張的權利要求不明而不符合起訴條件的，也不應徑行裁定駁回起訴，而應給予權利人進一步明確的機會，僅在經釋明后仍不予明確的情況下，才可以裁定駁回起訴。而在專利權無效宣告程序中被修改或宣告無效后，權利人主張的權利要求雖然發生變更，但如果存在其他可供主張的權利要求，仍可以通過變更的方式選擇其他有效的權利要求作為繼續主張的依據。在權利人未作出選擇之前，權利人主張的權利要求實際上也處于一種不明確的狀態，可以參照《專利應用法律司法解釋（二）》第一條的立法意圖，給予權利人變更所主張的權利要求的機會。

二、變更主張的權利要求的期限應從寬把握

《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》（簡稱《民事訴訟法司法解釋》）第二百三十二條規定，在案件受理后，法庭辯論結束前，原告增加訴訟請求，被告提出反訴，第三人提出與本案有關的訴訟請求，可以合并審理的，人民法院應當合并審理。本案中，一審法院在涉案專利權被宣告部分無效后，未給予權利人變更主張的權利要求的機會，主要理由即為“在涉案專利無效宣告前，飛行船公司在庭審辯論終結前當庭明確，以修改前的原權利要求1作為其所主張的保護范圍”。權利人主張的權利要求是確定專利權的保護范圍、判斷侵權是否成立的依據，權利人變更主張的權利要求會對案件審理程序產生重大影響，可能導致已經經過的庭審程序重新進行。通常而言，為避免增加當事人的訴訟成本，節約法院的司法資源、維護訴訟程序的穩定性，應當對權利人變更主張的期間進行一定的限制。對于增加訴訟請求，《民事訴訟法司法解釋》第二百三十二條規定原告需要在法庭辯論終結之前提出，原因即在于法庭辯論終結是法庭審理程序基本完畢的重要時間節點。在法庭辯論終結之前增加訴訟請求，庭審的主要程序仍未進行完畢，增加的訴訟請求可以合并到原有的程序中進行，對已經進行的訴訟程序影響相對較小。在法庭辯論終結之后增加訴訟請求，庭審的主要程序已經進行完畢，增加的訴訟請求已經無法合并到原有的訴訟程序中進行，只能通過重新啟動訴訟程序審理，必然對已經進行的訴訟程序造成較大影響。

但在專利侵權糾紛案件中，涉案專利權無效宣告決定可能在法庭辯論終結后作出，此時，如果權利人主張的權利要求因主動修改或宣告無效而發生變更的，仍然堅持上述限制原則而不考慮法庭辯論終結后發生的新事實，處理結果上可能造成對權利人顯失公平。因為，該情形主要受制于專利侵權程序和專利權無效程序的審理速度，權利人無法掌握二者的進度，也無法有效安排相關主張的變更時機，將由此產生的不利后果完全讓權利人自行承擔顯然并不合理。對權利人因專利權無效導致變更主張的權利要求的，在期限上不應要求過于嚴格。北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第9條規定，在一審判決作出前，權利人所主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效，權利人沒有及時變更主張的權利要求的，可以裁定駁回權利人基于該被宣告無效的權利要求的起訴。將權利人變更主張的權利要求的期間限定在一審判決作出前，較好的平衡了裁判的公平和效率。首先，一審判決作出后一審結論即已確定，該時間節點是一審程序中能夠允許變更的最晚期限，已經對權利人的利益進行了最大限度的考量。其次，即便不給予權利人變更的機會，也不會導致其主動放棄訴訟權利，只會迫使權利人通過另行起訴的方式再次主張權利。而看似在本案中得到節省的訴訟資源，仍然會在另案中付出。據此，因無效宣告程序導致主張的權利要求變更的，權利人變更主張的期限應從寬把握，在一審判決做出前均應允許。